企业IPR管理经验（十）｜浅谈企业专利诉讼策略
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：陈易华
对于企业来说，诉讼是维护权益的手段，是企业商业战略中的重要组成部分。而专利诉讼，更是在企业商业战略中发挥着巨大的作用。
将专利诉讼过程中的原告与被告分开来看，他们分别是天平两端的攻守双方。
专利诉讼是企业商业战略不可或缺的一环。近几年来，企业之间的专利诉讼更是层出不穷。层出不穷的专利诉讼背后，是企业之间没有硝烟的商业暗战。
笔者所理解的专利诉讼不仅仅是单个的专利诉讼，而更应该是从管理的角度作好专利诉讼的事前预防和专利诉讼的事后救济。一个企业在事前预防的投入与事后救济的投入是成反比的：事前预防投入的成本大，事后救济的成本就小；事前预防投入的成本小，事后救济的成本就大，并且取得的效果还不会太好。所以，事后救济不如事前预防，做好事前预防是重中之重！
一
专利诉讼的事前预防
笔者认为，企业可以通过基于动态跟踪企业自有研发/设备过程、自有研发/设计转化为制造/产品过程、自有产品市场营销反馈（以下简称“企业自有研发全动态和自有产品市场反馈全动态”）的专利布局和专利挖掘，和结合基于竞争对手行业专利布局发展动向和竞争对手市场产品营销反馈动向（以下简称“竞争对手专利动向和产品市场反馈动向”）的专利布局和专利挖掘方式的事前预防，形成一定数量并具有一定质量的专利申请，积累大量的专利筹码，以支持企业在全球产品竞争的自由地位；同时基于积累的大量专利筹码，期望能够积累起可以应对可能发生的专利诉讼风险的应对筹码、提前预知可能的专利诉讼风险并提前做好可能的应对准备，知已知彼、有的放矢。
1、基于企业自有研发全动态和自有产品市场反馈全动态的专利布局和专利挖掘
（1.1）技术点专利布局
技术点专利布局的方式是选取基于企业自有研发全动态和自有产品市场反馈全动态的核心技术主题，列出所述相关技术主题的核心技术要素，依据所述核心技术要素按照一级技术分支、二级技术分支、三级技术分支…等的方式进行技术分解，确定若干个核心的技术特征，将整个技术方案有层次性的进行技术点的深度挖掘，使得技术特征最终挖掘至以最小化单元的方式被呈现。
（1.2）技术问题以及技术方案的专利规避方案挖掘
技术问题以及技术方案的专利规避方案挖掘的方式是选取基于企业自有研发全动态和自有产品市场反馈全动态出现的技术问题即要解决的技术问题，列出所述要解决的技术问题、采用的技术方案、取得的技术效果、专利规避方案、专利产出规划等。
（1.3）技术问题以及技术方案的专利交叉方案挖掘
技术问题以及技术方案的专利交叉方案挖掘的方式是选取基于企业自有研发全动态和自有产品市场反馈全动态中采用的技术方案、取得的技术效果、采用的技术方案中还潜在的技术缺陷，并对应潜在的技术缺陷列出对应的解决方案。
（1.4）现有专利的专利规避方案挖掘
现有专利的专利规避方案挖掘的方式是依据基于企业自有研发全动态和自有产品市场反馈全动态所确定的核心的技术特征进行专利检索，选取与所述技术特征最相近的现有专利若干篇；依次分析每一篇现有专利所对应的技术问题、技术改进、所达到的技术效果，并对应所述对应的技术问题、技术改进、所达到的技术效果列出多种专利规避方案。
（1.5）现有专利的专利交叉方案挖掘
现有专利的专利交叉方案挖掘的方式是依据基于企业自有研发全动态和自有产品市场反馈全动态所确定的核心的技术特征进行专利检索，选取与所述技术特征最相近的现有专利若干篇；依次分析每一篇现有专利所对应的技术问题、技术改进、所达到的技术效果，以及还潜在的技术缺陷，并对应潜在的技术缺陷列出对应的解决方案。
2、基于竞争对手专利动向和产品市场反馈动向的专利布局和专利挖掘
（2.1）技术问题以及技术方案的专利规避方案挖掘
技术问题以及技术方案的专利规避方案挖掘的方式是选取基于竞争对手专利动向和产品市场反馈动向出现的技术问题即要解决的技术问题，列出所述要解决的技术问题、采用的技术方案、取得的技术效果、专利规避方案、专利产出规划等。
（2.2）技术问题以及技术方案的专利交叉方案挖掘
技术问题以及技术方案的专利交叉方案挖掘的方式是选取基于竞争对手专利动向和产品市场反馈动向中采用的技术方案、取得的技术效果、采用的技术方案中还潜在的技术缺陷，并对应潜在的技术缺陷列出对应的解决方案。
二
专利诉讼的事后救济
笔者所理解的专利诉讼的事后救济，就是在不影响企业经营及品牌的前题下，一般建议企业（企业可以是原告，也可以是被告）以战促和，积极发掘谈判筹码促进和解，从而合理化、低成本解决专利诉讼。一般建议企业可以采用以下方式来应对专利诉讼：
1、厘清原告专利诉讼的动机和目的
（1.1）是否单纯为了收取专利权利金。
（1.2）是否为了阻止被告产品上市或阻止被告公司上市。
（1.3）是否是为了遏制竞争者即被告，进一步巩固原告的市场。
（1.4）是否是为了迫使被告在行业产业链上的合作方停止与被告的合作，以其专利优势而绑定被告在行业产业链上的合作方。
（1.5）是否是为了营销和推广其专利商品。
（1.6）是否是利用搜证程序获取被告信息。
（1.7）是否籍此要求法院发出禁令等。
2、原告涉案专利目前的状态说明
（2.1）涉案专利目前的稳定性，是否能够将关键的技术方案全部无效，是否有过被第三人提起专利无效程序。
（2.2）涉案专利的专利权有效期限，是否可以通过相应法院程序拖到专利权自然失效。
（2.3）涉案专利是否曾经发生过专利诉讼和/或许可，曾经发生过的专利诉讼和/或许可的当时处理方式。
（2.4）对权利要求的解释评估风险。
（2.5）涉案专利本身是否还存在缺陷、瑕疵等。
3、确认被告是否专利侵权
（3.1）确认被告产品是否侵犯原告专利权，如专利侵权，是否能够在短时间内对产品进行规避设计，降低市场影响和阻断后续的产品专利侵权。
（3.2）确认被告是否可以提出不侵权抗辩。
（3.3）确认被告其它产品是否存在专利侵权问题。
（3.4）确认被告是否存在与原告相同产品和/或互补性产品的专利，是否可用于与原告涉案专利交叉许可与反诉。
（3.5）确认是否存在类似案件的判罚在先案例情况等。
4、策略性反诉、无效
（4.1）中国无效：考虑在中国发起涉案专利或涉案专利中国同族专利的无效程序。
（4.2）专利对抗：寻求覆盖原告产品的专利进行专利对抗。
（4.3）反垄断：评估针对原告在中国及专利诉讼发生地反垄断调查可行性等。
5、专利许可谈判策略设计
（5.1）知己知彼：分析其它公司与原告的和解条件及许可费率。
（5.2）差异化策略：根据销量、利润等差异化设计产品许可策略。
6、其它策略考虑
例如间接获取专利许可：调查并考虑通过与原告已经达成许可的公司销售被告的部分产品，以获得更为优惠的专利许可条件等。
当然，关于专利诉讼无论企业是出于何种目的或是采用了哪些事前预防和应对方式，终究还是为了服务于其自身企业的商业战略，减少不必要的损失，通过利用专利这个价值无限的无形资产，让企业发展利益最大化。
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（原标题：浅谈企业专利诉讼策略）
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作者：陈易华
编辑：IPRdaily赵甄 校对：IPRdaily纵横君