上海恒昊玻璃技术有限公司与李利刚外观专利侵权纠纷

裁判要旨

关键词：民事、专利法、

相关法条：

《专利法》第七十条

依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条

案情介绍

上海恒昊玻璃技术有限公司（以下简称“上海恒昊”）于2007年7月6日申请外观设计专利“玻璃（羽扇斑斓）”专利号为ZL200630100976.2（以下简称“涉案专利”），2007年5月23日授权。年费持续缴纳。

2013年8月31日、2013年10月27日，上海恒昊两次通过邮政特快专递致函陕西省户县余下蓝天艺玻店业主李利刚，告知其侵犯了“俏佳人”、“金凤凰”、“金玉满堂”、“原野”、“金枝玉叶”、“怀抱”、“缤纷园”、“多层次酸蚀工艺图案玻璃”等专利，并提供以上专利证书复印件，要求其立即停止侵权行为。

2014年1月10日，上海恒昊在陕西省户县公证办理证据保全申请。上海恒昊的委托代理人钟光全与公证处两名公证人员来到户县余下镇后寨村蓝天艺玻店，钟光全以普通顾客身份在该店购买了13种共18块玻璃，现场取得《蓝天艺玻》宣传册两本，《蓝天艺玻销货清单》、《收款收据》各一张。购买结束后，钟光全雇人对其中8块切割取证，公证员对切割下的八块玻璃进行了拍照封存。上海恒昊认为经比对，其中一块玻璃的外观与涉案专利图案相似。

上海恒昊公司随后提起诉讼称，享有ZL200630100976.2“玻璃（羽扇斑斓）”外观设计专利权。李利刚未经其允许，在其对外的宣传册上销售、许诺销售该专利产品，且上海恒昊曾两次给被告发告知函，要求被告立即停止在其对外宣传图册上的许诺销售的侵权行为，并停止销售侵权产品。李利刚置之不理，继续对外销售、许诺销售，致使上海恒昊该款专利产品的市场销售份额锐减，请求：1、判令李立刚立即停止销售、许诺销售侵犯专利号为ZL200630100976.2外观设计专利产品的行为，并销毁库存侵权产品和宣传图册；2、判令赔偿经济损失50000元及为制止侵权支出的合理开支4137元；3、本案诉讼费用由李利刚承担。

李利刚辩称：不知道涉案产品为未经专利权人许可而售出的专利产品，该产品是从沙河市名杭玻璃有限公司购买的，有合法来源。且从未收到上海恒昊的邮件。涉案产品的外观图案早已在全国玻璃行业被公开使用，该外观设计已经没有专利保护的必要性。店里此款产品已经下架，不可能给上海恒昊造成任何损失。请求驳回上海恒昊的诉讼请求。

庭审中，李利刚提交了其从名杭公司购买货物的《销售清算》及经河北省沙河市公证处公证的名杭公司出具的《证明》一份，欲证明其销售的涉案玻璃系从名杭公司购买。上海恒昊对上述证据的真实性认可，证明目的不予认可。

一审法院认为，李利刚未经上海恒昊公司许可，许诺销售、销售与涉案外观设计专利相同的产品，构成对上海恒昊公司所享有的涉案专利权的侵害，但是，上海恒昊公司虽两次致函李利刚，告知李利刚应当停止侵权行为，但上述两份邮政特快专递投寄联上并未注明涉案“玻璃（羽扇斑斓）”的名称，即该证据不能证明上海恒昊公司邮寄的特快专递告知了李利刚其销售的涉案玻璃系侵权产品的事实。此外，李利刚提交了名杭公司的销售清单及河北省沙河市公证处公证的名杭公司证明，可证明被控侵权产品系购自名杭公司，上海恒昊公司要求李利刚承担赔偿责任，依据不足。

一审判决：一、李利刚立即停止销售、许诺销售侵犯原告上海恒昊所享有的涉案观设计专利产品的行为；二、驳回上海恒昊。案件受理费2153元，上海恒昊玻璃技术有限公司负担1153元，被告李利刚负担1000元。

上海恒昊不服一审判决，提出上诉认为：1、两次致函被上诉人，告知其销售的是侵权产品，并邮寄涉案专利证书，只是由于邮政快件专递投寄联空间有限，没有将全部专利名称书写在投寄联上，一审判决认定上海恒昊没有告知李利刚其销售的是侵权产品，主观上不知道属于认定事实错误。2名杭公司工商登记注册地址不存在，且其法定代表人常年在外打工，所以，名杭公司不是一个正在正常经营的、合法存在的主体；李利刚提交的《销售清单》虽然有名杭公司公章，但这是单独的一张清单，市场上到处可以印制，被上诉人完全有可能为逃避责任而临时制作；沙河市公证处公证的《证明》，属于证人证言，必须出庭经双方当事人质证后，才能作为认定案件事实的证据，上海恒昊认为李利刚并未提供相应的买卖合同、发货、收货的单据，支付凭证，现有证据不能证明其产品有合法来源。要求法院判如所请。

二审法院认为，争议焦点为1、涉案被控侵权产品是否有合法来源；2、李利刚是否知道销售的是侵权产品，即李利刚是否应该承担赔偿责任。

二审法院认为，李利刚提交了名杭公司出具的销售清单，该清单上加盖有名杭公司的公章。上海恒昊认可名杭公司是经工商部门依法登记成立的企业，只是在该公司工商登记住所地并未发现有该公司，该事实并不能说明名杭公司主体不存在，亦不能否定李利刚未从其公司购买涉案产品的事实。一审中，名杭公司出具一份证明，认可其公司向李利刚出售涉案被控侵权产品的事实，该证明经河北省沙河市公证处予以公证，名杭公司真实性应予以认定。综上，上海恒昊公司此项上诉理由不能成立。

2013年8月31日、2013年10月27日，上海恒昊公司两次致函李利刚，并邮寄相关专利证书。从其公司保存的邮政特快专递投寄联显示，并无“玻璃（羽扇斑斓）”专利名称，且李利刚不承认曾经收到过该邮件。所以，上海恒昊公司主张曾告知李利刚侵权事实的理由无证据证明，上海恒昊公司该项上诉理由亦不能成立。最终，二审驳回上诉维持原判。

法律点评

01

1、合法来源的定义

《专利法》第七十条规定“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”《专利法司法解释（二）》第二十五条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。 本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。”合法来源制度的本质在于鼓励销售者供出侵权源头，方便权利人追究侵权产品的生产者，达到规范市场的目的。合法来源抗辩理由至少有两方面的要求：首先主观上不知产品系侵权产品；其次其能够举证证明该产品的来源，且来源的渠道合法。这两方面需同时满足，合法来源抗辩才能够成立。合法来源抗辩成功的后果是不就已经发生的侵权行为承担赔偿责任，根据《专利法司法解释二》规定合法来源且已经支付合理对价产品是可以使用、许诺销售、销售的，应当仅限于已经在判决中确定的被诉侵权产品。如果已经被司法机关判决是侵权产品仍然继续采购，即便能够证明从他处采购也不能适用该法条，即明知而故犯该赔还得赔。

02

2、合法来源的认定

“主观不知”是消极事实，这点被告比较难举证。所以一般由原告举证证明被告知道或者应当知道，如原告举证不利，一般推定被告善意。司法实践中对律师函催告停止侵权能否认为被告明知存在争议，个人认为应该看具体情况，如果外观设计相同，发明或实用新型很容易就能判断被诉侵权产品是否在专利权利要求保护范围内，接到律师函后继续侵权应当以认定明知为宜。当然无论采用还是不采用，律师函内容必须针对涉案专利和侵权产品的，本案中上海恒昊寄送多份专利权属证书，但不能证明寄送涉案专利文件，也是法院不能认定的一个原因。

在司法实践中对产品“合法来源”的证据一般要求比较严格。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》133第三款：合法来源是指使用者或者销售者从合法的进货渠道，以合理的价格购买了被诉侵权产品，并提供相关票据。《专利法司法解释二》第25条第三款：合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。实践中，一般要求形成完整的证据链，从签订合同、订货、收货、付款等过程证据都需要有；对证据形式要求也比较高，文件应当有第三方签章，要求文件原件。

个案具有特殊性，本案中李利刚合法来源获得支持，很大一部分原因是名杭公司站出来承认是自己提供的，但是大部分专利侵权案件中提供侵权产品的生产者或上有销售者都是拒不承认，各种失联拉黑屏蔽，恨不得人间蒸发，更有甚者某些营业状况不佳公司就干脆不年检不营业，很快就成为经营异常企业了，这种情况下，法院对合法来源抗辩采信可能性就很低了。在这里做如下提示，各企业对外采购的时候应当1、严格合同制度。签订合同前审查对方主体，要求是正常经营中的公司或者个体工商户；签订合同时最好直接加上知识产权条款约定知识产权引发赔偿由供货商承担，这样即便承担赔偿责任，依然可以根据合同约定向供货商追偿，这种情况下供货商权衡利弊后是有可能配合被告企业对合法来源进行举证。2、完善交易手续，做好文件保存工作。订货、收货、对账均应当留下相应凭证，要求供应商提供制式供货单，相应凭证应当保留3年以上。3、付款方式应当可控。很多私营企业基于多种因素采购货物时会出现不是公司账户付款的情况，比如单位员工私人转账，随着支付手段多样化微信、支付宝等支付方式也越来越常见，甚至出现多个单位员工对同一供货商支付宝微信转账的情况，对后续举证非常不利。建议即便非公司账户付款也应当使用固定的个人银行账户支付，该个人银行账户需要可控。对收款方为个人且不是法定代表人或个体工商户业主的情况，应当要求其提供该个人账户和交易主体之间关系说明或证明。企业对供货商业务额结算尽量采用固定账期和集中支付的方式，方便后续针对具体某个被诉侵权产品进行合法来源举证。

专业、专人、专心

作者

陈旭 

南京知识律师事务所 律师 专利代理人

知识所

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