道可特研究 | 从诉讼纠纷案例看知识产权出资入股科创企业的风险

白小莉曾云道可特法视界 2023-08-26

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近年来，国家鼓励科技创新促进科技成果转化，不少科研院所、科技创新人员选择以知识产权作价出资入股科创企业，这样的实操在法律法规和司法实践中都得到了支持。但知识产权具有无形财产的特殊性，以其出资时、出资后总是伴随着风险，非常容易发生纠纷。本文将首先介绍知识产权出资的基本情况，接着通过分析诉讼案例来考察知识产权出资中存在的法律风险，并围绕这些风险提出相关实务建议。

一、基本情况

1. 知识产权出资标的

《公司法》第27条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。该规定使理论上具有可转让的财产性质的知识产权都可以用来出资。可用于出资的非货币资产需满足两个条件，一是可以用货币估价，二是可以依法转让。因此要注意的是，并不是所有的知识产权都能作为公司的资本。比如，地理标志权是某一区域内从事与地理标志相关经营的全体经营者的共有权利，该项权利具有非独占性，任何经营个体都无权将该标志作为其个人财产据为己有，因此地理标志权不具有能够依法转让的条件，也就不能作为公司资本。

通常情况下，知识产权的出资包括所有权的出资和使用权的出资。所有权的出资是知识产权出资中最基本的形式，就是将知识产权专用权转移至公司名下。而围绕知识产权使用权的出资存在较多争议，学理上有观点认为根本不应当允许以使用权作为出资形式。但实践中，知识产权使用权的出资也不少见，其表现形式即为双方签订知识产权使用许可合同，其实质上是以一定期限内的知识产权使用费作为出资，其作价金额与所有权的出资有所差别，也是一种可实行的出资方式。

2. 知识产权出资流程

1）评估价值

知识产权评估，是指知识产权评估机构的注册资产评估师依据相关法律、法规和资产评估准则，对知识产权评估对象在评估基准日特定目的下的知识产权价值进行分析、估算并发表专业意见的行为和过程。通过评估知识产权现有价值和未来价值来估算该知识产权所有权转移或使用权许可的市场价格，从而确定知识产权出资人的出资金额。

2）资产验资

注册资本认缴登记制实施后，虽然已经取消了验资制度，但是建议无形资产出资中，还是聘请会计师事务所出具验资报告，验资机构出具的验资报告是表明公司注册资本数额的合法证明。

3）产权变更及交付

专利商标版权等知识产权出资应当依法办理其财产权的转移手续，即到法定机构办理知识产权的“过户登记”，如未办理，则知识产权在法律上仍然没有发生转移，出资人仍然没有完成出资。专有技术等知识产权因为没有官方登记确权机关，其出资过程中完成专有技术“交付”就极其重要。

4）工商变更登记

公司准备好已出具的资产评估报告、验资报告，及知识产权出资/增资登记申请书等申报材料，到所属工商登记管理机关申请注册资本变更登记备案。

二、常见风险

1. 未全面履行出资义务而被要求补足差额的风险

出资人所出资的知识产权可能因各种缘由而导致其价值下降，甚至失去价值，比如知识产权未经评估或评估过程不合规，或知识产权的权利归属有瑕疵，或知识产权被宣告失效等。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》（以下简称《公司法解释三》）第13条第一款，股东未履行或者未全面履行出资义务，公司或者其他股东请求其向公司依法全面履行出资义务的，人民法院应予支持。同时，《公司法》第30条也规定，有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额。因此发生这些状况时，以知识产权作价出资的出资人有可能被认定未依法全面履行出资义务，从而被要求履行出资义务或补足差额。

比如青海威德生物公司诉北京威德生物公司等增资纠纷上诉案中，北京威德公司以评估作价1300万元的“一种以菊芋或菊苣为原料制造菊粉的新方法”发明专利及“红菊芋”注册商标无形资产对青海威德公司出资，后来该商标和专利均被无效，青海威德公司遂提起本案诉讼请求判令北京威德公司向青海威德公司补充缴纳出资1300万元，并赔偿自2010年4月9日至实际给付之日按同期贷款基准利率计算的经营利益损失。该案因原告未能提交证据证明股东出资时存在恶意，双方亦无知识产权出资后如被无效需补充出资的额外约定，按照《公司法解释三》第15条规定：“出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，该出资人不承担补足出资责任，除非当事人另有约定。”的规定，北京威德公司作为股东免除了承担补足出资的责任。

2. 被公司债权人追究补充赔偿责任的风险

根据《公司法解释三》第13条，公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持。也就是说，当作为出资的知识产权出现瑕疵，出资人可能被认定为未充分履行出资义务还被公司的债权人追究补充赔偿的责任。

比如2022年1月二审判决的秦少勇与江阴华飞稀土金属矿有限公司等上诉案中，华油技术公司将华油投资公司股权转让给秦少勇等股东，秦少勇等股东又将股权转让于中绿有限合伙，中绿有限合伙将其持有的“泥浆不落地智能环保一体化钻井固控系统”发明专利权作价5600万元作为认缴华油投资公司股东货币出资。后经审理发现，北京东鹏资产评估事务所出具的发明专利权资产评估报告存在重大遗漏瑕疵，华飞公司作为华油投资公司的债权人，成功追加了原股东华油技术公司、原股东秦少勇等在其瑕疵出资本息范围内承担了补充清偿连带责任。

再如佛山市南海区燕军五金商行、韩永来等与刘德洪等股东损害公司债权人利益责任纠纷案中，刘某某和刘某以非专利技术作价向佛山市红鑫土建筑劳务有限公司出资共900万。而在作价出资时，刘某某并未对技术价值进行评估，且在案件审理过程中，刘某某明确不申请对其非专利技术的作价申请评估。于是红鑫公司的债权人燕军商行和韩某以股东刘某与刘某某的出资不足为由，要求他们应对红鑫公司的债务承担补充清偿责任。法院最终判决刘某与刘某某在以非专利技术的作价出资时，并未对技术价值进行评估，违反了《公司法》第27条第二款“对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价”的规定，从而对于刘某和刘某某应当视为未依法出资，应当对红鑫公司尚欠韩永来、燕军商行的债务承担补充赔偿责任。

3. 以知识产权使用权出资可能被认定为出资不实的风险

知识产权的使用许可权能否作价出资一直存在争议，在实践操作上也比知识产权所有权的出资更加复杂。一旦发生股权相关的纠纷，知识产权使用权的出资存在被法院认定为出资不实，从而需承担相应责任的风险。比如在海信科龙电器股份有限公司与武汉市万欣机械有限公司承揽合同纠纷上诉案中，海信科龙公司以技术、专利等无形资产的使用权向西安科龙公司出资作价人民币4315万元，占注册资本的21.36%。后来西安科龙公司的债权人万欣公司以海信科龙公司出资不实为由要求其承担清偿责任。法院认为，海信科龙公司协议以专利使用权出资入股，但西安科龙公司与海信科龙公司并未签订使用许可协议、对许可使用方式、使用费并未进行约定，且涉诉两项专利的评估价值是对专利权价值的评估，而非对专利使用权价值的评估，并且结合办理工商登记的资料，应认定海信科龙公司是以专利权出资。然而海信科龙公司并未在专利行政主管部门办理专利权转让的相关审批登记手续，因此法院认定其对西安科龙公司的出资不实，应在出资不实的范围内对西安科龙公司的债务承担连带清偿责任。

三、实务建议

知识产权出资除了对出资方存在隐患风险，对科创企业（被投公司）也可能影响其股权稳定性、股东利益，甚至影响科创企业的后续融资，因此无论是知识产权出资方、被投公司还是其他股东，对知识产权出资整个过程要进行风险把控，避免潜在纠纷。

1. 对出资的知识产权进行专业的评估作价

通过以上的诉讼案例我们可以发现，在出资时，选择有资质的专业评估公司对知识产权进行评估是非常重要的一个环节。没有经过评估的知识产权很可能会被认定为出资瑕疵，导致出资人被要求承担补足出资，被公司的债权人追究补充赔偿责任等风险。对知识产权进行专业的评估作价，评估过程中要结合实地考察，是否合理的评估假设、对经营条件和生产能力充分了解，对营业收入成本和净利润合理预测等因素对该知识产权的市场潜力、权利稳定等各方面进行综合评估。

2. 确保出资的知识产权无权利瑕疵

出资的知识产权时必须确保出资人拥有完全、合法、有效的相关知识产权权利，产权关系明晰。知识产权本身已无效、被撤销或到期终止，此等知识产权不应用于出资。另外，存在争议的知识产权不宜作为出资，即是否存在第三人基于各种原因正在请求宣告该知识产权无效、指控知识产权权利人侵犯其在先权利、请求确认该项知识产权权属等情况。

3. 合理控制知识产权出资所占注册资本比例

科创企业应当合理控制知识产权出资所占注册资本的比例，如果知识产权占比过高，知识产权价值的下降严重影响到公司资本充足和股东利益。尤其是到了IPO阶段，证监会也会重点问询科创企业用于出资的知识产权是否扎实，除了审查是否已进行产权转让变更、是否经专业评估机构估值外，还会核查用于出资的无形资产是否属于职务发明、无形资产是否产生预期效益、无形资产评估值是否合理等有可能构成出资瑕疵的问题，科创企业发行人论证其知识产权资本是否夯实是有一定难度的，这致使很多企业在申报材料阶段，选择用货币资金补足或置换其知识产权出资。

4. 知识产权出资应当注意交付过程

股东给被投公司交付出资的知识产权过程中，涉及法律交付和事实交付两个方面。如果双方交付没有约定，后续可能因为知识产权出资不实瑕疵引起法律纠纷。

法律交付，指完成公司法规定的“依法转让”的财产权转移手续，由知识产权出资人与其他股东及公司之间签订出资协议、知识产权使用许可协议，及时办理相关专利、商标、版权许可登记备案手续，完成法律交付。

事实交付，是指除了出资方的法律交付之外，出资方对知识产权技术资料方案应用等进行实际交付的行为。对于某些专业性、技术性强的专有技术或专利，被投公司在仅获得相关技术资料的情况下，并不能直接将其投入使用，出资方应给被投公司提供相关指导培训，使被投企业完全掌握实施相关技术知识产权研发制造产品或者提供科技服务，此时出资方的出资义务才算全面履行完毕。

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作者简介

白小莉北京市道可特律师事务所高级合伙人

业务领域：知识产权、争议解决、竞争与反垄断、数据安全与数据合规

邮箱：baixiaoli@dtlawyers.com.cn

曾云北京市道可特律师事务所合伙人

业务领域：知识产权、股权投融资、私募基金、劳动/工伤争议解决

邮箱：zengyun@dtlawyers.com.cn

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